W ostatniej części rozważań na temat praw własności przemysłowej jako instrumentów zabezpieczenia na czas kryzysu gospodarczego zajmiemy się wydzierżawieniem i ustanowieniem zastawu na znak towarowy.
W jaki sposób mogę wydzierżawić prawo ochronne?
Chociaż jest to kwestia wciąż kontrowersyjna w piśmiennictwie, uznaje się, że prawo ochronne na znak towarowy może zostać wydzierżawione. W świetle art. 693 § 1 w zw. z art. 709 k.c. możliwe jest zatem zawarcie umowy dzierżawy, w której wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy prawo ochronne na znak towarowy do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
Dzierżawca będzie zatem na podstawie umowy upoważniony do eksploatowania prawa ochronnego, np. do udzielenia licencji na znak towarowy i otrzymywania opłat licencyjnych. Jeżeli jednak będzie on zainteresowany wyłącznie używaniem oznaczenia w obrocie gospodarczym, wówczas umowa będzie miała raczej charakter licencji, a nie dzierżawy.
Przykład 5
Pani Ewa jest właścicielem znaku „E”. Zawarła umowy licencyjne na korzystanie ze znaku „E” z Panem Edwardem i Panią Eweliną, jednak miesięczne opłaty licencyjne w łącznej wysokości 5.000 zł nie wpływają od nich w umówionym czasie, co przyczyniło się do słabszej kondycji finansowej przedsiębiorstwa Pani Ewy. Pani Ewa zawarła zatem umowę dzierżawy prawa ochronnego z Panem Eugeniuszem, który został upoważniony do pobierania opłat licencyjnych od licencjobiorców, w zamian za zapłatę miesięcznego czynszu w wysokości 4.500 zł. Pani Ewa zyskuje zatem mniejszy, ale regularny dochód, a Pan Eugeniusz może pobierać wyższe opłaty licencyjne, jednak to on zajmować się będzie egzekwowaniem opłat od licencjobiorców.
Ponadto należy podkreślić, że w przypadku dzierżawy dzierżawca nie ma uprawnienia do dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem prawa będącego przedmiotem dzierżawy, podczas gdy licencjobiorca wyłączny (pod określonymi w przepisach warunkami) dysponuje takim uprawnieniem (art. 163 ust. 11 p.w.p.).
Nie ulega wątpliwości, że zakres zastosowania umowy dzierżawy prawa ochronnego na znak towarowy jest znacznie węższy niż w przypadku umowy licencyjnej. W praktyce umowy dzierżawy praw ochronnych zdarzają się rzadko. Jednak w niektórych sytuacjach, np. gdy przedmiotem umowy jest prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny, może to być rozwiązanie wygodniejsze dla stron. Warto więc mieć również na uwadze możliwość zawarcia umowy dzierżawy.
Co zrobić, by ustanowić zastaw na prawie ochronnym?
Niewielu właścicieli znaków towarowych zdaje sobie sprawę, że ich prawo ochronne może być przedmiotem zastawu. Czym jest zastaw? Zgodnie z art. 306 § 1 w zw. z art. 328 k.c. w celu zabezpieczenia wierzytelności można prawo zbywalne (jak np. prawo ochronne na znak towarowy) obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z prawa bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela prawa. Zastaw służy zatem temu, by wierzyciel (np. bank lub inny przedsiębiorca) mógł zabezpieczeniu wierzytelności, a prawo ochronne na znak towarowy może z powodzeniem być jego przedmiotem. Podkreśla się, że znaki towarowe jako przyciągające uwagę i nieograniczone czasowo zasoby danego przedsiębiorcy mają sporą wartość ekonomiczną, a tym samym mogą stanowić zabezpieczenie nawet dużych wierzytelności.
W polskim prawie wyróżniamy zastaw zwykły (na podstawie przepisów k.c.) oraz zastaw rejestrowy (regulowany odrębną ustawą z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2017).
Do ustanowienia zastawu zwykłego na prawie ochronnym konieczna będzie umowa pomiędzy wierzycielem a właścicielem znaku, przy czym musi być to umowa na piśmie z datą pewną (w praktyce najczęściej w formie aktu notarialnego). Z kolei do ustanowienia zastawu rejestrowego są wymagane pisemna umowa o ustanowienie tego zastawu (umowa zastawnicza) oraz wpis do rejestru zastawów.
Co istotne – zastawem rejestrowym można zabezpieczyć wyłącznie wierzytelność pieniężną, podczas gdy zastawem zwykłym – zarówno wierzytelność pieniężną, jak i niepieniężną.
Ustanowienie zastawu rejestrowego na prawie ochronnym na znak towarowy jest skuteczne z chwilą wpisu do rejestru zastawów i podlega ujawnieniu w rejestrze znaków towarowych. W rejestrze znaków towarowych ujawnia się także informację o zajęciu prawa w postępowaniu egzekucyjnym.
Przykład 6
Pan Franciszek jest właścicielem znaku „F”. Zamierza kupić od swojego kontrahenta, Pana Fryderyka, towar znacznej wartości. Dla zabezpieczenia umowy sprzedaży strony zawarły w formie pisemnej z datą pewną umowę zastawu zwykłego, której przedmiotem jest prawo ochronne na znak „F”.
Przykład 7
Pani Grażyna jest właścicielem znaku „G”. Dla zabezpieczenia umowy kredytowej, Pani Grażyna zawarła z bankiem również umowę zastawniczą, której przedmiotem jest prawo ochronne na znak towarowy „G”. Umowa została na wniosek złożony do właściwego sądu wpisana do rejestru, a także na wniosek złożony w UPRP – ujawniona w rejestrze znaków towarowych.
W odniesieniu do prawa ochronnego na znak towarowy podstawową różnicą pomiędzy zastawem zwykłym a zastawem rejestrowym jest to, że w umowie zastawniczej dopuszczalne jest zastrzeżenie, przez które zastawca zobowiązuje się względem zastawnika, że przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu (w zastawie zwykłym taki zapis jest niedopuszczalny).
Podsumowanie
Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji ekonomicznej znajduje się działalność gospodarcza, warto pamiętać, że znak towarowy – zarówno zgłoszony, jak i już zarejestrowany w urzędzie – może nie tylko służyć do oznaczania towarów lub usług, a samo prawo – do egzekwowania monopolu używania oznaczenia na rynku – ale także być zabezpieczeniem wierzytelności albo źródłem jednorazowego lub regularnego dochodu.
Warto znać możliwości, jakie daje prawo ochronne na znak towarowy i korzystać z nich odpowiednio, w zależności od koniunktury.
Znaki towarowe na czarną godzinę cz.I – SPRZEDAŻ ZNAKU TOWAROWEGO
Znaki towarowe na czarną godzinę cz.II – LICENCJA NA ZNAK TOWAROWY
Autor: Jagoda Węglewska | aplikant radcowski | starszy specjalista ds. własności intelektualnej | jweglewska@poraj.com
Potrzebujesz porady prawnej w sprawie posiadanych praw ochronnych na znaki towarowe?
Chcesz wydzierżawić lub ustanowić zastaw na prawie ochronnym? Skontaktuj się z naszą kancelarią:
Napisz: kancelaria@poraj.com
Zadzwoń: +48 61 843 21 00
Lub umów się na spotkanie z ekspertem: KALENDARZ
