Znaki towarowe na czarną godzinę cz. I - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Znaki towarowe na czarną godzinę cz. I

Obecnie żyjemy w ciągłym zagrożeniu.
Z jednej strony mamy do czynienia z pandemią, która odwróciła nasze życie do góry nogami i spowodowała zmiany w niemal wszystkich dziedzinach – od edukacji przez transport do kontaktów społecznych.
Z drugiej jednak strony stoimy na krawędzi poważnego kryzysu gospodarczego. Wszyscy zadają sobie pytanie, w jaki sposób zapobiec recesji lub zmniejszyć jej skutki.
Na razie jednak – równie gorliwie jak na szczepionkę lub lek – czekamy na skuteczną receptę na załamanie gospodarcze. Nie sposób przewidzieć, jak świat, a zwłaszcza gospodarka, będzie wyglądać po pandemii, ale warto już teraz pomyśleć o środkach, które zabezpieczą nasze interesy i pozwolą przetrwać trudniejsze czasy.

Co może nam pomóc się zabezpieczyć?

Kiedy mowa o zabezpieczeniu na czas kryzysu, rzadko zdarza się, by wspomniano o prawach własności przemysłowej (patentach na wynalazki, prawach z rejestracji wzorów przemysłowych czy prawach ochronnych na znaki towarowe), a wbrew pozorom mogą one nie tylko stanowić skuteczną „poduszkę powietrzną” w przypadku upadłości, ale także wyciągnąć przedsiębiorcę z kryzysowej sytuacji.

Przedsiębiorcy, którzy sceptycznie patrzą na zgłoszenie znaku towarowego, którego od lat używają w swojej działalności, zazwyczaj nie zdają sobie sprawy z możliwości, jakie daje rejestracja we właściwym urzędzie patentowym. Dzięki prawu ochronnemu na znak towarowy nie tylko uzyskuje się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym terytorium oraz możliwość zakazywania używania tego oznaczenia przez nieupoważnione podmioty, ale zyskuje się także (ale nie tylko!) możliwość jego sprzedaży, licencjonowania, dzierżawy czy ustanowienia na nim zastawu.

W jaki sposób skorzystać z tych możliwości w kryzysowej (i nie tylko) sytuacji?

Która opcja będzie najbardziej korzystna – przyniesie największe zyski, pomoże najszybciej przezwyciężyć trudności, zapewni pewny i stały dochód? Ponieważ każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia, nie ma jednego idealnego rozwiązania – zdając sobie z tego sprawę, warto zapoznać się z warunkami skorzystania z każdej z tych możliwości, a także z ryzykiem i kosztami, jakie się z nimi wiążą i wybrać ten środek, który najlepiej sprawdzi się w danej sytuacji. Aby ułatwić decyzję, prezentujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące sprzedaży prawa ochronnego na znak towarowy, dzierżawy tego prawa, umowy licencyjnej oraz zastawu zwykłego i rejestrowego w świetle polskiego prawa.

Jak sprzedać prawa do znaku?

Zgodnie z art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – prawo własności przemysłowej, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 (dalej jako „p.w.p.”) prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne. Nie ma zatem przeszkód, by podmiot, na rzecz którego zarejestrowany został znak towarowy, przeniósł to prawo na inną osobę na podstawie umowy sprzedaży. Należy przy tym zaznaczyć, że możliwe jest także częściowe przeniesienie prawa ochronnego, czyli np. sprzedaż znaku w określonych klasach lub dla wybranych towarów.

Przykład 1:

Pani Alina jest właścicielem znaku „A” zarejestrowanego w klasie 9 (dla akceleratorów wiązek elektronów i zasilaczy do smartfonów). Nie zamierza już dalej prowadzić swojej działalności pod tym oznaczeniem, ale ze względu na fakt, że znak jest rozpoznawalny przez konsumentów i w związku z tym posiada określoną wartość, postanawia sprzedać go Panu Adamowi za cenę 100.000 zł. Pan Adam stanie się zatem nowym właścicielem znaku „A”.

Przykład 2:

Pan Bogdan jest właścicielem znaku „B” zarejestrowanego w klasie 9 (dla akceleratorów wiązek elektronów i zasilaczy do smartfonów). Nie zamierza już dalej prowadzić swojej działalności pod tym oznaczeniem w zakresie produkcji zasilaczy do smartfonów, wobec tego postanawia sprzedać go w tym zakresie Pani Barbarze za cenę 100.000 zł. W wyniku sprzedaży nastąpi podział znaku towarowego: Pan Bogdan pozostanie właścicielem znaku „B” w zakresie akceleratorów wiązek elektronów, a Pani Barbara zostanie jego właścicielem w zakresie zasilaczy do smartfonów. Dla dokonania podziału prawa ochronnego konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do Urzędu Patentowego RP oraz uiszczenie opłaty urzędowej (art. 1621 p.w.p.).

Aby umowa o przeniesieniu prawa ochronnego była ważna, konieczne jest zawarcie jej w formie pisemnej (art. 67 ust. 2 w zw. z art. 162 ust. 1 p.w.p.) oraz ustalenie ceny (art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145; dalej jako k.c.).

Aby przeniesienie prawa ochronnego stało się skuteczne wobec osób trzecich, konieczne jest dokonanie wpisu tego przeniesienia do rejestru znaków towarowych (art. 67 ust. 3 w zw. z art. 162 ust. 1 p.w.p.), co wiąże się z wniesieniem odpowiedniego wniosku do UPRP oraz uiszczeniem opłaty urzędowej.

Należy zwrócić uwagę

Przy dokonywaniu sprzedaży prawa ochronnego na znak towarowy warto zwrócić uwagę na kwestię ewentualnych praw autorskich do oznaczenia (i odpowiednie uregulowanie tej kwestii w umowie).

Kiedy zdecydować się na dokonanie sprzedaży prawa ochronnego na znak towarowy? Sprzedaż prawa ochronnego wiąże się całkowitą utratą uprawnień wynikających z p.w.p. Jeżeli umowa nie będzie stanowić inaczej, nabywca uzyskuje monopol na używanie oznaczenia w obrocie i możliwość zakazania takiego używania osobom trzecim (w tym byłemu właścicielowi). Na przeniesienie prawa warto więc zdecydować się wówczas, gdy nie ma już perspektyw na funkcjonowanie w obrocie gospodarczym pod danym oznaczeniem – np. w sytuacji upadłości czy rozwiązania spółki – a jednocześnie oznaczenie przedstawia konkretną wartość (jest wyjątkowo oryginalne albo w związku z długoletnim używaniem jest rozpoznawalne przez konsumentów, posiada określoną renomę, pozytywnie kojarzy się odbiorcom).

Autor: Jagoda Węglewska | aplikant radcowski, starszy specjalista ds. własności intelektualnej | jweglewska@poraj.com

Potrzebujesz porady prawnej?

Myślisz o sprzedaży praw do znaku towarowego?
Chcesz wycenić swój znak?
Napisz: kancelaria@poraj.com
Zadzwoń: +48 61 843 21 00
Lub umów się na spotkanie z ekspertem: KALENDARZ