Istotną kwestią z punktu widzenia klienta, jest to, czy warto budować duże portfolio znaków towarowych? Jednym z argumentów przemawiających za, jest możliwość stworzenia tzw. „rodziny” lub „serii” znaków towarowych. I tak jak wszystkim znane są rodziny Rockefeller-ów czy Kardashian-ów, tak znane są nam niektóre rodziny znaków towarowych. Są to na przykład rodzina „Mc” (Donald’s), do której należą m.in. McChicken, McMuffin, McDelivery, McCaffe.
Czym jest rodzina (seria) znaków?
Rodzina (seria) znaków towarowych, jest to pojęcie stworzone przez doktrynę i praktykę sądów, przez co nie posiada definicji bezpośrednio w przepisach.
Rodzina znaków powstaje, gdy dany podmiot posiada i posługuje się w obrocie gospodarczym co najmniej trzema znakami towarowymi, zawierającymi charakterystyczny, wspólny element np. przedrostek „Mc”.
Na czym polega specyfika rodziny znaków?
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może wynikać z możliwości skojarzenia zakwestionowanego znaku towarowego z należącymi do danej serii wcześniejszymi znakami. Innymi słowy: uprawniony z rodziny znaków towarowych może sprzeciwić się rejestracji innego znaku, który zawiera konstytuujący rodzinę znaków np. przedrostek „Mc”.
McSprzeciw
Jako przykład ochrony znaku towarowego poprzez jego przynależność do rodziny należ wskazać sprawę McDonald’s przeciwko spółce Future Enterprices z Singapuru sygn.: T-518/13.
Sprawa ta dotyczyła zgłoszenia unijnego znaku towarowego „MACCOFFEE” w odniesieniu do produktów żywnościowych dokonanego przez Singapurską spółkę w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Zgłoszeniu temu sprzeciwiła się amerykańska spółka McDonald’s twierdząc, że rejestracja tego znaku prowadziłaby do powstania ryzyka konfuzji z ich wcześniejszymi znakami: McDONALD’S, McDISH, McMUFFIN, MCToast,MCRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC oraz PITAMAC.
Wspólny element
Jak łatwo zauważyć, wszystkie ze wskazanych przez McDonald’s znaków zawierają element wspólny „Mc” lub „MAC”, który został wykorzystany również w spornym oznaczeniu.
Sąd uznał, że znak towarowy MACCOFFEE oraz chronione znaki towarowe spółki McDonald’s wykazują określony stopień podobieństwa pod względami fonetycznym i konceptualnym, zaś owo podobieństwo wynika z ich odpowiedniej początkowej części, mianowicie elementów „mac” i „mc”.
Następnie, Sąd potwierdził dokonaną przez EUIPO ocenę, zgodnie z którą, z uwagi w szczególności na połączenie w znaku towarowym MACCOFFEE elementu „mac” z nazwą napoju, właściwy krąg odbiorców może kojarzyć ten ostatni znak z rodziną znaków towarowych „Mc” spółki McDonald’s i dostrzegać domyślnie związek między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd
Z kolei, w sprawie Il Ponte Finanziaria SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) (obecnie EUIPO) sygnatura T-194/03, gdzie Il Ponte Finanziaria SpA wniosło sprzeciw wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego słowno-graficznego:
Jako podstawę sprzeciwu Wnoszący podał jedenaście znaków zawierających wspólny element słowny „BRIDGE” lub element graficzny przedstawiający most.
Po przeanalizowaniu sytuacji Trybunał stwierdził, że sprzeciw wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego opiera się na istnieniu wielu znaków wcześniejszych, które wykazują cechy „serii” lub „rodziny”. Taka sytuacja może mieć miejsce”:
- jeśli w znakach tych występuje w całości ten sam element odróżniający z dodatkiem elementu graficznego lub słownego, który pozwala na ich odróżnienie,
- jeśli znaki te charakteryzuje powtórzenie w nich tego samego przedrostka lub przyrostka występującego w znaku pierwotnym.
W przepadku sprawy Il Ponte Finanziaria SpA okoliczność ta stanowi czynnik mający istotne znaczenie przy dokonywaniu oceny występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Trybunał zwrócił również uwagę na prawdopodobieństwo skojarzenia znaku zgłoszonego
z wcześniejszymi seryjnymi znakami towarowymi. Taka sytuacja może:
- spowodować niejasność, co do pochodzenia towarów oznaczanych będącymi w konflikcie oznaczeniami,
- może występować, gdy na podstawie porównania znaku zgłoszonego z każdym ze znaków wcześniejszych z osobna, nie da się stwierdzić istnienia bezpośredniego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
W takim wypadku prawdopodobieństwo, że konsument pomyli się co do pochodzenia towarów lub usług, nie wynika z faktu, że może on pomylić zgłoszony znak towarowy z takim czy innym, wcześniejszym, seryjnym znakiem towarowym. Wynika to z możliwości uznania przez klienta, że znak również należy do serii.
Z rodziną znaków w rejestrze
Z wyżej wymienionych przykładów jasno wynika, że stworzenie rodziny znaków towarowych może być niezwykle skutecznym sposobem na ochronę marki. Stworzenie rodziny znaków towarowych rozciąga ochronę na „członków” tej rodziny, nie tylko przeciwko oznaczeniom podobnym do poszczególnych znaków tworzących daną rodzinę, ale również przeciwko oznaczeniom podobnym do serii jako takiej.
Autor: Andrzej Agaciński | aagacinski@poraj.com
Źródło:
Wyrok TSUE z dnia 5 lipca 2016 r. T-518/13 – Future Enterprises przeciwko EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE)
Wyrok TSUE z dnia 23 lutego 2006 r. T-194/03 – Il Ponte Finanziaria v OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)
Wytyczne EUIPO dot. Znaków towarowych Część C Dział 2 Rozdział 6
