Przesłanka unieważnienia znaków towarowych ze względu na złą wiarę jest przesłanką tzw. bezwzględną. W praktyce pełnomocników w postępowaniach jest jedną z trudniejszych do wykazania.
Niedawno zapadły kolejne orzeczenia przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawy T-316/22 oraz T-312/22). W obu sprawach sąd stwierdził nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w których stwierdzona była zła wiara zgłaszających znaki towarowe. Tok postępowania i obszerność materiału dowodowego w tych sprawach dowodzi, jak złożone są tego rodzaju postępowania, klasyfikowane w kategoriach spraw dotyczących „nadużyć związanych z prawem osób trzecich” oraz przesłanki oceny „relacji gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami”. Stroną pozwaną była Izba Odwoławcza EUIPO, której decyzje – odpowiednio z 24 marca 2022 r. o unieważnieniu prawa do znaku BLUE BRAND CHICKEN oraz z 16 marca 2022 r. dotycząca unieważnienia znaku RED BRAND CHICKEN – zostały zaskarżone do sądu Unii Europejskiej.
Tło sporu
W lipcu 2014 r. skarżący dokonali w EUIPO dwóch zgłoszeń unijnego znaku towarowego jako trójwymiarowego unijnego znaku towarowego w kształcie prostokątnego pudełka w kolorach białym i niebieskim / białym i czerwonym z grafikami oraz oznaczeniem słownym o następującej postaci:
Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 29 i 40 w klasyfikacji towarów i usług. Znak towarowy BLUE BRAND CHICKEN został zarejestrowany 8 kwietnia 2016 r., a znak RED BRAND CHICKEN – 24 marca 2016 r. W lutym 2018 r. złożono wniosek o unieważnienie prawa do znaku, powołując się na art. 52 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1001]. W 2020 r. Wydział Unieważnień uwzględnił wnioski i unieważnił prawa do spornych znaków towarowych w odniesieniu do wszystkich towarów i usług.
Uprawnieni wnieśli do EUIPO odwołanie od decyzji. Izba Odwoławcza utrzymała decyzję Wydziału Unieważnień. Na decyzje złożono skargi do sądu Unii Europejskiej.
Argumenty podnoszone w skardze
Jako pierwszy w argumentów strona skarżąca podniosła, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 52 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ błędnie uznała, iż w momencie dokonywania
zgłoszenia spornego znaku towarowego działali oni w złej wierze. Zdaniem skarżących Izba Odwoławcza w istocie źle zakwalifikowała istniejące między stronami stosunki. W czasie współpracy z interwenientem ten ostatni był jedynie producentem towaru i ograniczał się do opatrywania towaru logotypem i etykietą skarżących. Ponadto nie brał on udziału w procesie twórczym opracowywania spornego oznaczenia, a jedynie skarżący korzystali przy każdej modyfikacji oznaczenia z odpłatnych usług jego projektodawcy.
Skarżący zarzucili Izbie Odwoławczej całkowitą dowolność w przyjęciu tezy, iż dokonując zgłoszenia spornego znaku towarowego mieli oni zamiar zaszkodzić interesom interwenienta.
Skarżąca podnosiła, iż decyzja Izby Odwoławczej pozostawała w sprzeczności z okolicznościami stanu faktycznego. Między innymi w dniu złożenia wniosku interwenient
nie był konkurentem skarżących, nie posiadał też własnego prawa nabytego do spornego znaku towarowego ani nie był do niego współuprawniony.
Ponadto Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę wszystkich okoliczności dotyczących stosunków między stronami w dniu dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego.
Argumenty interwenienta
Interwenient kwestionował przede wszystkim argument skarżących, zgodnie z którym był jedynie producentem ich towaru na zlecenie. Jego zdaniem współpracował ze skarżącymi w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia, a on i skarżący posiadają równe prawa do używania spornego znaku towarowego, który został stworzony w ramach ich wspólnego przedsięwzięcia.
Jak zrozumieć złą wiarę
Zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009 prawo do unijnego znaku towarowego podlega unieważnieniu w przypadku, gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku. Wskazane pojęcie „złej wiary” nie jest ani zdefiniowane, ani ograniczone, ani opisane w przepisach. Przyświecający temu przepisowi cel interesu ogólnego, polegający
na udaremnieniu rejestracji znaków stanowiących nadużycie lub sprzecznych z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu, byłby bowiem zagrożony, gdyby istnienie złej wiary można było wykazać jedynie okolicznościami wyliczonymi enumeratywnie. Sąd Unii Europejskiej poczynił jednak kilka uściśleń co do sposobu, w jaki należy interpretować pojęcie „złej wiary” i dokonywać jej istnienia.
Zgodnie z jego zwykłym rozumieniem w języku ogólnym pojęcie „złej wiary” zakłada istnienie nieuczciwego stanu ducha lub zamiaru. W kontekście przepisów dotyczących unijnego znaku towarowego powinny mieć na celu, zdaniem sądu, przyczynienie się do ustanowienia systemu niezakłóconej konkurencji w Unii. Co w konsekwencji umożliwia każdemu przedsiębiorstwu przywiązanie do siebie klientów dzięki wysokiej jakości swych towarów lub usług, możliwość rejestrowania w charakterze znaków towarowych oznaczeń umożliwiających konsumentowi – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienia tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw.
W konsekwencji wskazana w art. 52 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009 bezwzględna podstawa unieważnienia ma zastosowanie wtedy, kiedy właściciel unijnego znaku towarowego
dokonał zgłoszenia tego znaku towarowego nie w celu konkurowania w sposób uczciwy, lecz z zamiarem naruszenia, w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami, interesów osób trzecich lub też z zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, prawa wyłącznego w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego.
Zamiar zgłaszajacego
Zamiar zgłaszającego znak towarowy jest elementem subiektywnym, który jednak w sposób obiektywny powinny ustalić właściwe organy administracyjne i sądowe. Jedynie ocena całościowa
motywów zgłaszającego daje pełny i obiektywny obraz okoliczności faktycznych danego przypadku. To na składającym wniosek o unieważnienie prawa do znaku ciąży obowiązek wykazania okoliczności pozwalających stwierdzić, że właściciel unijnego znaku towarowego działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku do rejestracji. Do czasu przedstawienia dowodu przeciwnego domniemywa się istnienie dobrej wiary zgłaszającego.
Współpraca współpracy nie jest równa
Bezsporne jest, że między stronami nie została podpisana żadna umowa, a ich wspólne działania nie są wystarczające do wykazania istnienia stosunków handlowych, w ramach których strony są równymi partnerami we „wspólnym niepisanym przedsięwzięciu”. Nie istnieją więc prawa i obowiązki między nimi w rozumieniu równorzędnego partnerstwa biznesowego wiążącego się z obowiązkiem sprawiedliwego podziału prawa do używania przez strony spornego znaku towarowego.
Jakie wnioski z błędnej decyzji
Zdaniem sądu Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, że zła wiara skarżących została wykazana, dlatego stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji. Wykazanie złej wiary nie jest zadaniem łatwym. Trudności w jej wykazaniu są związane przede wszystkim z tym, że jest to okoliczność o charakterze subiektywnym, dlatego warto przewidywać zagrożenia, które mogą pojawić się w przyszłości.
Rejestracja znaku zabezpiecza przed działaniami nieuczciwej konkurencji byłego wspólnika czy partnera biznesowego.
Komentarz
Z perspektywy pełnomocników prowadzących ten spór należy rekomendować regulowanie wzajemnych stosunków w formie pisemnych umów o współpracy. Różne perspektywy postrzegania
i interpretowania ról zaangażowanych podmiotów były w tych sprawach zaskakujące. Współczesne okoliczności rynkowe kreują związki biznesowe najróżniejszego rodzaju, takie jak zlecenia, oddanie do produkcji pod markami własnymi, produkcja z nadzorem lub bez nadzoru nad jakością, zlecania do różnych podmiotów produkujących towar w kraju lub zagranicą, zamawianie towaru gotowego lub takiego według własnych parametrów, tworzenie wspólnych biznesów o różnym rozkładzie ryzyka oraz praw i obowiązków.
Taka paleta możliwości jest trudną codziennością przedsiębiorców. Dla składów orzekających, z oczywistych względów nieprowadzących na co dzień własnych firm, może być wyzwaniem i w efekcie prowadzić do długiego sporu. Trudności związane są m.in. z nierozumieniem przyjętego modelu biznesowego i za tym idącym uprawnieniem do znaku po stronie jednego, wielu podmiotów lub też jego braku.
Naszym zdaniem rozwijające się dynamicznie modele biznesowe i ich ocena (także posiadanie materiału dowodowego w tym zakresie) przez organy lub sądy będą stanowiły kluczowy
czynnik przy orzekaniu w sprawach opartych o złą wiarę pomiędzy przedsiębiorcami. Przesłanka ta jest coraz częściej wykorzystywana w walce rynkowej.
Niezmiernie istotne jest to, że zarzut złej wiary nie ulega w zasadzie przedawnieniu. Rekomendujemy więc staranne regulowanie relacji dotyczących znaków towarowych w formie stosownych umów, porozumień z podmiotami z otoczenia biznesowego np. producentami towarów, opakowań, agencjami reklamowymi, grafikami, podwykonawcami itd.
ANNA CYBULKA
rzecznik patentowy | prawnik | IP mediator | European Trade Mark and Design Attorney | współwłaściciel Kancelarii Poraj
JOANNA GWIAZDOWSKA
radca prawny | IP mediator | European Trade Mark and Design Attorney partner w Kancelarii Poraj
Artykuł został opublikowany w Dodatku Rzeczpospolita Dobra Firma oraz na stronach rp.pl
