Zarejestruj znak towarowy przed wizytą w Chinach

Zbliżające się 49. Targi CIFF Guangzhou 2022 to okazja, aby przed pokazaniem nowych mebli, ich kolekcji i prezentacją firmy w centrum spotkań „meblowego świata”, zrewidować stan zabezpieczenia swoich praw do znaków towarowych i nie tylko. Nikomu z branży wspomnianych targów prezentować nie trzeba – organizatorzy spodziewają się ponad 4 000 firm i ponad 350 000 branżowych gości, a tegoroczne hasło brzmi „Design trend, global trade, full supply chain” (ang. Trend wzorniczy, światowy handel, pełen łańcuch dostaw).

Targi a własność intelektualna

Jakie mają znaczenie targi dla praw własności intelektualnej? Otóż ogromne! Najważniejsze to fakt ujawnienia czy publikacji swoich praw – ten moment, gdy eksponujemy swoje marki czy projekty zmienia wiele, a dla niektórych projektów wszystko.

W przypadku wynalazków czy wzorów użytkowych (jak mechanizmy, konstrukcje) ma to ogromne znaczenie i nieodwracalne skutki. W przypadku znaków i wzorów przemysłowych (design), choć prawo nie jest tak rygorystyczne, to praktyka rynkowa już tak. Realia rynku chińskiego to: „kto pierwszy, ten wygrywa”, a za tym idące i znane niestety wielu przedsiębiorcom negocjacje dot. odkupienia własnych znaków (także design) zarejestrowanych w Chinach. Bezwzględnie, przed wystawieniem się na targach, a nawet więcej – przed wysłaniem pierwszego zapytania czy to do potencjalnych partnerów/kontrahentów, czy do organizatorów należy dokonać zgłoszenia własnego znaku/wzoru w Chinach. Przypadki, kiedy następnego dnia po wizycie na stoisku targowym, czy nawet wysłaniu pierwszego zapytania e-mailowego zupełnie inna osoba, pochodzenia chińskiego, dokonuje na siebie zgłoszenia de facto cudzego znaku/wzoru (często w oparciu o zdjęcie naszego towaru) są w Chinach niestety nadal na porządku dziennym.

Chińskie zasady

W Chinach obowiązują dwie reguły, które w praktyce utrudniają opieszałym firmom swobodne działania pod własnymi oznaczeniami. Pierwsza, to możliwość rejestracji nazwy (marki), logo oraz innych dóbr niematerialnych przez każdego, osobę fizyczną lub osobę prawna (np. firma, organizacja społeczna) bez względu na pochodzenie i narodowość. Druga, to zasada pierwszeństwa zgłoszenia (ang. first to file). Wiąże się z nią ściśle ogromna trudność podważenia nieuczciwego zgłoszenia znaku towarowego dokonanego przez np. nieuczciwego dystrybutora/partnera, osobę zarabiającą na odsprzedaży cudzych praw (na podstawie wcześniejszych praw, czy np. złej wiary). Problem do tego stopnia narósł przez lata, że 24 marca 2021 r. Chińska Krajowa Administracja Własności Intelektualnej (NIPA) opublikowała specjalny plan działania na rzecz zwalczania rejestracji znaków towarowych w złej wierze, który ma na celu walkę z tym zjawiskiem.

Negocjacje dot. odkupienia swoich znaków towarowych w Chinach mają za sobą także najwięksi. Przykładem może być chociażby znana „przygoda” firmy Apple , która walczyła o znak IPAD przez lata, płacąc za spór i odzyskanie prawa ogromne kwoty, ponieważ chińska firma Proview Technology zarejestrowała na swoją rzecz w Chinach znak towarowy „iPad” i pozwała Apple o odszkodowanie. Zasada first to file dawała priorytet prawu chińskiej firmy. Spór zakończył się zawarciem „ugody”, na podstawie której, Apple zapłacił chińskiej firmie 60 mln dolarów: (SHANGHAI (Reuters) – Apple Inc has paid $60 million to Proview Technology (Shenzhen) to end a protracted legal dispute over the iPad trademark in China.¹). Niech będzie to wyraźną przestrogą przed ignorowaniem problemu.

Fakty i mity

Powodem braku rejestracji znaku w Chinach są najczęściej funkcjonujące błędne MITY. Oto najbardziej typowe.

Pierwszy to popularne twierdzenie, że jeżeli firma nie sprzedaje towarów na rynek chiński, to rejestracja znaku towarowego w Chinach jest zbędna. Mit ten opiera się na błędnym przekonaniu, że firmy które „tylko” produkują w Chinach, nic tam jednak nie sprzedają, sprzedaż zaś prowadzą na trenie obszaru docelowego np. w UE, tym samym nie używają znaku na terenie Chin.

Jednak produkcja towarów, na które nanoszony jest znak, a dalej ich eksport, mogą być uznane za używanie znaku. W polskiej Ustawie Prawo Własności Przemysłowej jest to wprost nazwana forma używania znaku towarowego polskiego – poprzez wyłącznie jego eksportowanie:

Przez używanie znaku, […] rozumie się również używanie znaku: przez umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu; art. 164 ust. 4 pkt. 2 pwp.

W Chinach sytuacja realizacji praw wyłącznych wynikających z tamtejszych zarejestrowanych znaków towarowych bywa niejednolita: chińskie służby celne interpretują często eksport jako naruszenie prawa do znaku i trudno się temu dziwić na gruncie różnych ustawodawstw na świecie. Od czasu decyzji Chińskiego Najwyższego Sądu Ludowego (SPC) z 2020 r., który stwierdził, że w pewnych okolicznościach prawo znaków towarowych ma zastosowanie nawet do produktów przeznaczonych wyłącznie na eksport, liczba realnych zatrzymań znacząco wzrosła. SPC podkreślił jednak, że naruszenie zawsze musi być rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku. W tej konkretnej sprawie stroną powodową była Honda, która wniosła pozew przeciwko nieuprawnionemu eksporterowi o naruszenie swoich praw.

Z powyższego wynika jasne przesłanie, iż podstawowym zabezpieczeniem każdego przedsiębiorcy powinna być rejestracja przynajmniej nazwy oraz logo firmy, nazw kolekcji, nie tylko na obszarze docelowym, ale i w kraju produkcji, tj. w omawianym przypadku w Chinach.

Drugi MIT to poczucie „własności marki” – sama świadomość bycia uprawnionym do znaku towarowego niestety nie wystarcza. Od strony formalnej, w Chinach obowiązuje wspomniana już zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Prawo wyłączne dostaje zatem ten podmiot, który jako pierwszy złoży wniosek o rejestrację marki, znaku graficznego lub innego niematerialnego prawa. Odzyskanie tak utraconych praw jest czasochłonne i kosztowne, a często wręcz niemożliwe. Zwlekanie i oszczędzanie na rejestracji znaków towarowych, wzorów, wynalazków to wielokrotnie zweryfikowana przez życie błędna strategia.

A zatem, kiedy bezwzględnie należy rejestrować swoje znaki w Chinach?

Zawsze gdy:

– produkujemy swój towar lub opakowania w Chinach, nawet gdy sprzedajemy je gdziekolwiek indziej;

– kupujemy produkty lub opakowania w Chinach oznaczane naszym znakiem i sprzedajemy gdziekolwiek indziej;

– sprzedajemy nasze produkty w Chinach;

– nasz towar przemieszcza się w tranzycie przez Chiny;

– wystawiamy nasze towary na targach w Chinach, bierzemy udział w przetargach, negocjacjach handlowych.

Własność intelektualna to kluczowy instrument do wspierania firm i wyprzedzania konkurencji. Problemy dotyczące naruszeń, blokowania działań, towarów na granicy, sporów sądowych pojawiają się na całym świecie, jednak Chiny kumulują je ze względu na skalę prowadzonej tam produkcji. Za nieracjonalne należy uznać podejście zwlekające z uzyskaniem ochrony na znak/wzór/wynalazek, a więc z ignorowaniem tematu własności intelektualnej. Oczywiście może się „poszczęścić”, ale najczęściej to chwilowe, a wtedy miejmy nadzieję, że nie zapłacimy zamiast 2500 dolarów za rejestrację znaku, podobnie jak Apple, 60 mln dolarów za spóźnioną decyzję.

Zakładając, iż posiadamy zgłoszony/zarejestrowany znak polski lub unijny, koszt rozszerzenia jego ochrony na Chiny wynosi ok. 1800 – 2500 USD.

Autor: rzecznik patentowy Uladzimir Cybulka
Artykuł ukazał się w miesięczniku Meblarstwo24.pl

Skontaktuj się z rzecznikiem:

Napisz: ucybulka@poraj.com
Zadzwoń: +48 606.765.582