Prawa własności przemysłowej są terytorialne. Oznacza to, że podlegają ochronie tylko na tym terytorium, na którym przyznano na nie wyłączność. Znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP przyznaje monopol na używanie tego oznaczenia na terytorium Polski, a znak towarowy Unii Europejskiej – na terytorium wszystkich Państw Członkowskich UE. Rezultatem zasady terytorializmu praw własności przemysłowej jest z jednej strony ochrona przed roszczeniami podmiotów, które równolegle używają tego samego lub podobnego oznaczenia na innym terytorium ochrony, z drugiej jednak – zasada ta utrudnia prowadzenie działalności w skali międzynarodowej.
Pierwsze kroki znaku towarowego i co dalej
Wielu przedsiębiorców rozpoczyna działalność gospodarczą na małym, lokalnym terytorium – sprzedają towary lub oferują usługi tylko w danym mieście, województwie czy państwie. Dla ochrony odróżniającego oznaczenia towarów lub usług wystarczająca jest wówczas rejestracja znaku w krajowym urzędzie. Jednak osiągnięcie sukcesu w danej branży przez przedsiębiorcę wiąże się często z rozszerzeniem obszaru jego działalności – towary zaczynają być wówczas eksportowane do innych państw, powstają filie, oddziały, organizowana jest sieć franczyzowa, zawierane są umowy o współpracy z zagranicznymi partnerami. Powoduje to konieczność podjęcia kroków w celu ochrony znaku towarowego na nowych terytoriach.
Czy rejestracja, za granicą, od lat używanego znaku towarowego jest prosta?
Z czego mogą wynikać trudności? Każdy przypadek jest inny, ale częstą przyczyną, dla której zarejestrowanie znaku towarowego w danym państwie okazuje się niemożliwe, jest istnienie innych podobnych lub identycznych oznaczeń.
W niektórych porządkach prawnych to właściwe urzędy odmawiają udzielenia ochrony, powołując się na zbliżone znaki. W innych (w tym w polskim) to na właścicielach znaków spoczywa obowiązek „wychwytywania” podobnych zgłoszeń i wnoszenia sprzeciwów, jeżeli uznają, że zachodzi ryzyko naruszenia ich praw.
W ostatnich latach głośnym echem odbiły się sprawy w Chinach dotyczące oznaczeń należących do jednego z czołowych producentów telefonów i komputerów – Apple Inc. (1). W 2012 r. spółka Apple zobowiązana została w ugodzie zawartej przed chińskim sądem do zapłaty 60 milionów dolarów na rzecz Proview, właściciela oznaczenia „iPad” w Chinach. Z kolei w 2016 r. Apple ostatecznie przegrał batalię o oznaczenie „IPHONE”. Sąd uznał wówczas, że Apple nie wykazał powszechnej znajomości swojego oznaczenia w Chinach i nie ma uprawnień, by sprzeciwić się rejestracji znaku „IPHONE” w klasie 18 (wyroby ze skóry) na rzecz spółki Xintong Tiandi Technologies (Beijing) Ltd. Apple musiał zatem zaakceptować fakt, że na chińskim rynku mogą pojawiać się skórzane etui do telefonów z oznaczeniem „IPHONE” i nie będzie to stanowiło naruszenia jego praw.
Z podobnych przyczyn w Australii „Burger King” działa pod oznaczeniem „Hungry Jack’s”(2), a amerykański „T. J. Maxx” znany jest w Europie jako „T. K. Maxx”(3).
Językowe przeszkody w rejestracji znaku towarowego na nowym terytorium
Na funkcjonowanie oznaczenia w innym państwie wpływ może mieć również lokalne ustawodawstwo. Ze względu na obowiązujące w kanadyjskim Quebec przepisy prawa wymagające, by przedsiębiorcy stosowali nazwy działalności w języku francuskim (4) „Kentucky Fried Chicken” (KFC) zmienił oznaczenie na „Poulet Frit Kentucky” (PFK)(5).
W niektórych przypadkach sporym problemem okazują się właśnie kwestie językowe. Oznaczenie, które na rodzimym terytorium nie ma żadnego określonego znaczenia, może zostać odebrane przez konsumentów posługujących się innymi językami w zupełnie niespodziewany sposób. Za przykład niech posłuży należące do niemieckiego producenta żarówek oznaczenie „Osram”, które w zamyśle twórców miało być nawiązaniem do osmu i wolframu(6). Chociaż w języku polskim nazwa ta kojarzy się dość jednoznacznie, właściciel oznaczenia nie zdecydował się na jego zmianę (co notabene mogło mieć także wpływ na jego rozpoznawalność).
Decyzję o modyfikacji oznaczenia podjął natomiast producent jogurtów znanych w Europie pod nazwą ”Danone”. Ze względu na pomyłki w wymawianiu nazwy („Dan One”) amerykańscy konsumenci kupują te same produkty pod szyldem „Dannon”(7). Także ze względów językowych inną nazwę nadano we Włoszech produktom „Dr. Oetker” („Cameo”)(8).
W niektórych przypadkach zmiana oznaczenia podyktowana jest przyzwyczajeniami konsumentów do określonego oznaczania produktów (np. „Diet Coke” w USA vs. „Coca-Cola light” w Europie) albo koniecznością tłumaczenia znaku, by miał dla odbiorców w danym państwie takie samo (lub zbliżone) znaczenie jak w oryginalnej wersji (np. „Mr. Proper” w Polsce, „Meister Proper” w Niemczech, „Don Limpio” w Hiszpanii).
O czym warto pamiętać, wybierając oznaczenie dla towarów lub usług?
Po pierwsze – jeżeli ma w przyszłości zdobyć międzynarodową sławę, musi być uniwersalne i – najlepiej – niezwiązane z żadnym konkretnym pojęciem w danym języku. Im bardziej fantazyjne oznaczenie, tym większa szansa, że żaden przedsiębiorca nie używa go jeszcze na rynku i będzie ono mogło zostać zarejestrowane w odpowiednim krajowym urzędzie.
W drugiej kolejności – warto zwrócić uwagę, by oznaczenie było łatwe do wymówienia dla osób posługujących się różnymi językami i by budziło pozytywne skojarzenia. Trzeba tutaj uwzględnić wpływy kulturowe, religijne i językowe oraz zasady funkcjonowania lokalnych rynków i przyzwyczajenia konsumentów.
Na koniec – przed ostatecznym wyborem nazwy rekomendowane jest sprawdzenie jej czystości ochronnej. Badanie przeprowadzone przez profesjonalistów – rzeczników patentowych – pozwala zweryfikować, czy oznaczenie jest już zarejestrowane jako znak towarowy przez inne podmioty, a jeśli tak, to na jakich terytoriach i w jakim zakresie (dla jakich towarów lub usług i czy są one kolidujące z tymi, które zamierzamy uwzględnić w naszym zgłoszeniu). Badanie umożliwia wybór takiego oznaczenia, które jest zdolne odróżniać na rynku towary i usługi, a jednocześnie nie zamyka drogi do rozwoju terytorialnego działalności.
W dobie globalizacji należy więc pamiętać, by znak towarowy, którym oznaczane będą nasze towary i usługi, miał potencjał do funkcjonowania na jak największym terytorium – nawet jeżeli zaczynamy od małej, lokalnej działalności.
Autor: Jagoda Węglewska | jweglewska@poraj.com
Źródła:
1. https://www.ipaustralia.gov.au/tools-resources/case-studies/apples-trade-mark-problems-china
2. https://www.hungryjacks.com.au/home
3. https://www.tjx.com/
4. https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/big-retailers-taking-french-sign-battle-to-quebec-court-1.1287036
5. https://www.kfc.ca/our-story
6. https://web.archive.org/web/20101007213106/http://www.osram.com/osram_com/News/Business_Financial_Press/2006/Press588218.html
7. http://www.dannon.com/
8. https://www.cameo.it/it-it/storiacameo
